El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 1342/2025 (ECLI:ES:TS:2025:4213), resolvió el recurso de casación interpuesto en un litigio sobre infracción y nulidad de marca. La controversia enfrentó a una compañía italiana del sector textil —titular de una marca internacional renombrada— con una empresa española de calzado, titular de una marca mixta nacional. El conflicto giraba en torno a la similitud entre los signos distintivos, al uso del nombre de dominio asociado y a la posible existencia de un aprovechamiento indebido del renombre de la marca previa.
El procedimiento se inició en el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, donde la demanda por infracción y nulidad fue desestimada. La Audiencia Provincial de Barcelona confirmó posteriormente la decisión, al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas. El Tribunal Supremo, al conocer del recurso de casación, centró su análisis en los artículos 8.1 y 34.2.c de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.
El Alto Tribunal recordó la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el “principio de interdependencia”, según la cual debe realizarse una apreciación global del riesgo de confusión, atendiendo tanto a la similitud entre los signos como a la identidad o semejanza de los productos o servicios. En este caso, pese a la coincidencia de clase en el nomenclátor (prendas, calzado y sombrerería), el Supremo avaló la valoración de instancia al entender que las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas eran suficientes para excluir dicho riesgo.
Asimismo, el Tribunal precisó que la protección reforzada de las marcas de renombre —reconocida en los arts. 8 y 34.2.c LM— opera incluso cuando los productos en conflicto son idénticos o similares. No obstante, tras analizar los elementos fácticos, concluyó que no existía aprovechamiento indebido ni perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, dada la clara divergencia conceptual entre los signos y la distinta proyección comercial de las empresas implicadas.
El Supremo reiteró que el riesgo de confusión debe evaluarse globalmente y en tres planos: visual, fonético y conceptual, conforme a la jurisprudencia del TJUE (asuntos L’Oréal, Adidas, Intel y China Construction Bank). Recordó también que, tratándose de una marca mixta, los elementos gráficos y cromáticos pueden adquirir relevancia dominante en la percepción del consumidor medio.
En aplicación de estos criterios, el Tribunal desestimó tanto el recurso extraordinario por infracción procesal como el de casación, imponiendo las costas a la parte recurrente.
La Sentencia STS 1342/2025 consolida la línea interpretativa que limita el alcance de la protección de las marcas renombradas cuando la similitud entre los signos es débil y no existe evocación directa. Además, refuerza la aplicación armónica de la Ley de Marcas con la Directiva (UE) 2015/2436, destacando que el renombre no garantiza por sí solo la estimación de la infracción si no se acredita una transferencia de prestigio o un perjuicio efectivo para la distintividad del signo.
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