El Tribunal General de la Unión Europea, mediante sus sentencias en los asuntos T-1103/23 y T-1104/23, ha anulado las resoluciones dictadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que declaraban la caducidad de los derechos de Ferrari SpA sobre la marca denominativa TESTAROSSA. La EUIPO había considerado que Ferrari no había realizado un uso efectivo de la marca en la Unión durante un período ininterrumpido de cinco años (2010-2015), en los términos previstos en el artículo 58.1.a) del Reglamento (UE) 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea.
Las resoluciones impugnadas afectaban a productos como automóviles, componentes y accesorios, y modelos en miniatura. Ferrari recurrió ante el Tribunal General, invocando, entre otros, la infracción de los artículos 18 y 58 del citado Reglamento, en relación con el concepto de uso efectivo.
En su análisis, el Tribunal General recordó que el uso efectivo de la marca implica su utilización conforme a su función esencial: garantizar la identidad del origen empresarial de los productos (art. 9.1 del Reglamento 2017/1001). En el caso de los vehículos TESTAROSSA, fabricados entre 1984 y 1996, el Tribunal consideró que la comercialización de vehículos de ocasión a través de concesionarios o distribuidores autorizados constituye un uso efectivo.
El Tribunal precisó que el consentimiento del titular de la marca, incluso cuando es tácito, permite acreditar dicho uso. En particular, el vínculo jurídico entre Ferrari y sus distribuidores o concesionarios implica un consentimiento tácito al uso de la marca, dado que estos operadores actúan en el marco de una relación contractual autorizada por el titular. Este razonamiento se fundamenta en la interpretación sistemática de los artículos 18 y 58 del Reglamento y en la jurisprudencia sobre el consentimiento como elemento que legitima el uso de la marca por terceros.
En lo que respecta a componentes y accesorios, el Tribunal destacó que Ferrari intervino en la certificación del origen comercial de las piezas, lo que, unido al uso por distribuidores autorizados, constituye un uso efectivo de la marca.
Por lo que atañe a los modelos en miniatura (asunto T-1104/23), el Tribunal aplicó el criterio conforme al cual el uso por terceros es legítimo cuando cumple con la función de indicar al consumidor que el modelo es una reproducción fiel de un vehículo real y no menoscaba las funciones de la marca. En el caso analizado, el uso por terceros fue acompañado de la indicación “producto oficial con licencia Ferrari”, lo que acredita el consentimiento tácito y refuerza la función esencial de la marca de indicar el origen empresarial de los productos.
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